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Marchio d'impresa

pubblicato il 15/10/2013 12:45, ultima modifica 20/09/2019 16:01
Richiesta di registrazione del marchio d’impresa.

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità' cromatiche, purché siano atti:

  • a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
  • ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

  • Novità: in quanto non confondibile con segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali…)
  • Capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri.
    Non possono essere oggetto di registrazione i segni costituiti esclusivamente da: segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
  • Liceità e diritti di terzi: conformità alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Non deve essere idoneo a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi, ovvero sulla tipologia del marchio. Non deve costituire violazione di diritti altrui (diritto di autore, di proprietà industriale, protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali per i vini, delle specialità tradizionali garantite, denominazioni di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo di terzi)

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali, ad esempio:

  • i segni costituiti esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto; dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto;
  • gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione. Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia;
  • i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime; i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi; se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto o con il suo consenso, i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.
  • i segni identici o simili a un segno già noto come marchio, come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
  • i segni identici a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici;
  • i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità dei prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione;
  • i segni identici o simili a un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio goda di rinomanza nello Stato (o, se comunitario, nella Comunità) e se l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di deposito della domanda. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio, o nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.

Oltre al marchio d'impresa la legislazione italiana individua altre tipologie di marchi: il marchio collettivo e il marchio di certificazione.

Marchio collettivo

Il marchio collettivo distingue i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione.

Alla domanda di registrazione dei marchi collettivi deve essere allegato il regolamento concernente l'uso, i controlli e le relative sanzioni che deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a) il nome del richiedente;
  • b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
  • c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
  • d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
  • e) la rappresentazione del marchio collettivo;
  • f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
  • g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
  • h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
  • i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

E' consentita, in deroga alle limitazioni previste per il marchio individuale, la registrazione dei marchi collettivi geografici costituiti da "segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi"

Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può' rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà' di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il marchio collettivo decade per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

Marchio di certificazione

Il marchio di certificazione distingue i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati;

Alla domanda di registrazione dei marchi di certificazione deve essere allegato il regolamento concernente l'uso, i controlli e le relative sanzioni che deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a) il nome del richiedente;
  • b) una dichiarazione attestante che il richiedente è accreditato in materia di certificazione,;
  • c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
  • d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
  • e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio;
  • f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
  • g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
  • h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione;

E' consentita, in deroga alle limitazioni previste per il marchio individuale, la registrazione dei marchi di certificazione che possono consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Il marchio di certificazione decade per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio di certificazione.

Destinatari

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile (SPA, SAPA, SRL) possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

Possono ottenere la registrazione per marchi di certificazione le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione a garantire l'origine, la natura o la qualità' di determinati prodotti o servizi, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Requisiti

Per ottenere la registrazione di un marchio di impresa:

occorre presentare, personalmente o a mezzo mandatario, domanda su apposito modulo firmato in originale, presso le Camere di Commercio ciascun giorno lavorativo dalle 9 alle 12 escluso il sabato.

Dal 18/5/2015 è possibile presentare domanda di marchio con procedura telematica, collegandosi al sito: Ministero dello sviluppo Economico - Deposito Telematico.

Domanda di registrazione

La domanda di registrazione di marchio di primo deposito MODULO MA-RI deve contenere:

  • l'identificazione del richiedente e del domicilio, compreso indirizzo email;
  • l'indicazione obbligatoria delle percentuali di ripartizione del titolo di cui si richiede il rilascio, in caso di presenza di più di un richiedente
  • l'eventuale rivendicazione della priorità;
  • il tipo di marchio (individuale/collettivo/di certificazione)
  • la natura del marchio (denominativo, figurativo, tridimensionale, posizione, motivo, colore, sonoro, movimento, ologramma, altro)
  • la riproduzione del marchio;
  • Il/i numero/i della classe dei prodotti seguito dalla indicazione, in modo puntuale e dettagliato, dell'elenco dei prodotti e servizi che si intende tutelare utilizzando preferibilmente la terminologia ufficiale della vigente Classificazione di Nizza. Separare i termini con il carattere ";". Vedi indicazioni del 30/04/2014 "Marchi nazionali: nuove disposizioni in vigore dal 20 Maggio 2014".

In caso di presentazione della domanda da parte del mandatario o del rappresentante utilizzare, rispettivamente, il mod. MA-MA o il mod. MA-RA.

Se la domanda da depositare contiene al proprio interno dati personali riferibili a persona fisica è necessario allegare alla domanda il modulo del consenso al trattamento dei dati personali.

La nuova modulistica, in vigore dal 15/01/2018 è facilmente identificabile grazie al logo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), situato in alto a destra della prima pagina.

In caso di rinnovo del marchio, utilizzare il modulo MA-RI-RI che deve contenere, oltre a quanto previsto per il marchio di primo deposito, gli estremi del marchio precedente e il numero delle classi per le quali rinnovarlo, ma non va indicata la specifica dei prodotti/servizi; nel caso, invece, che ci siano delle limitazioni si deve allegare foglio contenente l'indicazione "Limitazione dei prodotti o servizi" che riporti i prodotti/servizi superstiti raggruppati per classe.
In caso di presentazione della domanda da parte del mandatario o del rappresentante utilizzare, rispettivamente, il mod. MA-MA-RI o il mod. MA-RA-RI.

Se il deposito avviene a mezzo mandatario è necessario allegare la lettera d'incarico in bollo da euro 16,00.

Nel caso in cui gli spazi previsti nel modulo di domanda per ogni singolo paragrafo non siano sufficienti devono essere utilizzati i fogli aggiuntivi. I campi vanno compilati con le medesime regole indicate per il modulo di domanda. I figli aggiuntivi previsti sono i seguenti:

  • MA-FA1 riguarda la sezione 1 relativa a denominazione, descrizione e colori rivendicati del marchio
  • MA-FA2 riguarda la sezione 2 relativa alla classificazione
  • MA-FA3 riguarda la sezione 3 relativa alla priorità rivendicata
  • MA-FA4 riguarda la sezione 4 relativa ai richiedenti
  • MA-FA5 riguarda la sezione 5 relativa ai mandatari incaricati - rappresentanti incaricati

Ciascun foglio della domanda deve essere firmato dal/dai richiedente/i e apposto il timbro se trattasi di impresa.

I Costi di registrazione del marchio

Si invita a prestare attenzione ad eventuali richieste di pagamento ricevute a seguito della presentazione della Domanda di Registrazione. Non sono previsti ulteriori costi rispetto a quelli di seguito elencati.

I pagamenti sono riferiti all'intera durata della protezione del marchio: 10 anni.

La Tassa di Concessione Governativa si paga in un ammontare variabile secondo lo schema sotto riportato, esclusivamente con il modello F24 che viene originato al momento in cui si inserisce la domanda (la data di deposito della domanda decorre a partire dalla data di effettuazione del pagamento).

Gli importi sono fissati dal D.P.R. 26/10/1972 n°641 e successive modifiche:

Registrazione per marchi d'impresa

  • Per la domanda di primo deposito € 34,00

Per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di rinnovazione

  • riguardante i generi di una sola classe € 67,00
  • per ogni classe in più € 34,00

Registrazione per marchi collettivi e di certificazione

  • Per la domanda di primo deposito € 135,00
  • Per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di rinnovazione riguardante genere di una o più classi € 202,00
  • Per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre) € 34,00
  • Per il deposito con lettera d'incarico € 34,00

Marca da bollo:

  • Deposito presso lo sportello camerale € 16,00 da applicare ogni 4 facciate del modulo di domanda;
  • Deposito telematico € 42,00 per bollo virtuale

Diritti di segreteria: al momento della presentazione presso lo sportello camerale è richiesto il pagamento di € 40,00.

Precisazioni per la compilazione della domanda di registrazione del marchio

Quando nella domanda viene rivendicato il diritto di priorità di un primo deposito effettuato all'estero o di divulgazione effettuata in Esposizioni o Fiere Ufficiali, deve essere allegato il documento di priorità con traduzione in lingua italiana.

Nel caso di marchi contenenti stemmi, corone, medaglie, denominazioni araldiche, ritratti o nomi di terzi, diciture o raffigurazioni di carattere sacro, è necessario allegare alla domanda i certificati idonei, attestanti il diritto all'utilizzo degli stessi.

Non è consentito, con una sola domanda, richiedere più registrazioni, né una sola registrazione per più marchi.
Se il marchio è costituito da diciture in lingua straniera, queste dovranno essere tradotte in lingua italiana.

L'esemplare della riproduzione del marchio non dovrà contenere alcun riferimento o richiamo a brevetti d'invenzione o a modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti o le merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.

Per le registrazioni di rinnovazione, gli esemplari del marchio devono avere le stesse caratteristiche del marchio di originario deposito (anche cromatiche, quando il marchio sia stato depositato a colori).

Per effettuare una preventiva ricerca di anteriorità

Per verificare che non esistano già marchi o altri segni distintivi (es. ditta, denominazioni o ragioni sociali, insegne, domini aziendali, ecc.) identici o simili concernenti prodotti o servizi identici o affini, consultare le banche dati.

Sul territorio nazionale vigono i marchi nazionali, comunitari e internazionali che designano l'Italia o l'Unione Europea. Pertanto una completa ricerca sul territorio nazionale deve riguardare le relative banche dati (UIBM, EUIPO, WIPO).

E' possibile effettuare una consultazione simultanea utilizzando TMview, strumento di ricerca di informazioni nei data base dei marchi dell'Unione Europea, Internazionali e degli Uffici marchi ufficiali dei Paesi che hanno aderito al sistema, tra i quali risulta anche l'Italia, che sono elencati sulla home page del sito.

Link

11^ Classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e servizi dell'Ufficio dell'Unione Europea

International Classifications at WIPO

MGS - Gestore per prodotti e servizi di Madrid

UIBM 11^ Classificazione internazionale dei prodotti e servizi

Nuova Banca dati UIBM - Marchi Nazionali

Banca dati EUIPO - Marchi dell'Unione Europea

Banca dati WIPO

Banca dati TMview - Marchi dell'Unione Europea, Internazionali e nazionali di Paesi che hanno aderito al sistema

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