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Marchio Internazionale

pubblicato il 15/10/2013 12:45, ultima modifica 20/09/2016 16:36
Richiesta di registrazione di marchio internazionale

Il marchio internazionale è una procedura semplificata di deposito, amministrata centralmente da O.M.P.I./WIPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle/World Intellectual Property Organization) che permette, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi Paesi che sono designati nella domanda. Non si ottiene un titolo avente un'efficacia internazionale, bensì la protezione in tutti gli Stati designati, allo stesso modo in cui si ottiene depositando presso i singoli Uffici nazionali.

La registrazione internazionale dei marchi è regolata da due distinti trattati internazionali l'Accordo e il Protocollo di Madrid.
L'Italia ha ratificato sia l'Accordo che il Protocollo, pertanto un richiedente italiano ha la possibilità di richiedere la protezione internazionale sia per i paesi aderenti all'Accordo che per quelli aderenti al Protocollo. Se si designa un Paese (come l'Italia) che ha aderito sia all'Accordo che al Protocollo, avranno efficacia le norme del Protocollo.

Condizione necessaria per presentare domanda di marchio internazionale è aver regolarmente depositato una domanda nazionale o anche, dal 1° ottobre 2004, di marchio comunitario, in quanto la Comunità Europea è entrata a far parte, quale parte contraente, del Protocollo di Madrid.

Se la richiesta di marchio internazionale avviene entro sei mesi dalla data di primo deposito della domanda di base si può rivendicare la cosiddetta "priorità" che consente di farne retroagire gli effetti alla data del primo deposito di base.

La registrazione internazionale ha una validità di dieci anni, rinnovabile con le stesse modalità di decennio in decennio.
Pena la decadenza della registrazione internazionale, il presupposto necessario è che il marchio di base precedentemente registrato rimanga in vita per un periodo di almeno cinque anni. Dopo tale periodo di coesistenza necessaria i due marchi possono perciò considerarsi indipendenti l'uno dall'altro dal punto di vista della relativa validità.

Destinatari

Per poter depositare un marchio internazionale è necessario:
essere una persona fisica o giuridica titolare di uno stabilimento industriale o commerciale reale e effettivo, sul territorio di uno Stato membro dell'Unione di Madrid oppure essere domiciliato o avere la cittadinanza di uno di questi Stati ed essere titolari di una domanda di base (marchio nazionale o marchio comunitario vedi sopra).

Modalità operativa

Per ottenere la registrazione internazionale dei marchi, originariamente depositati in Italia, quale Paese di origine occorre presentare, personalmente o a mezzo mandatario, apposita documentazione ad uno qualsiasi degli Uffici Brevetti situati presso ciascuna Camera di Commercio (a Modena gli orari sono dalle 9 alle 12 da lunedì a venerdì).

I documenti da produrre sono:

  • Istanza di registrazione diretta al Ministero dello Sviluppo Economico in bollo;
  • Modulo appositamente predisposto da O.M.P.I. (MM1, MM2, o MM3, in caso di rinnovo MM11 debitamente compilato, in duplice originale;
  • Il versamento delle tasse internazionali a favore di W.I.P.O. di Ginevra;
  • La ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa;
  • Atto di procura o lettera di incarico (eventuale).

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

  1. Cognome e nome, nazionalità, residenza e domicilio elettivo agli effetti di legge del richiedente ed eventualmente del mandatario.
    La domanda fatta da una società, da un'associazione o da un Ente morale deve indicare l'esatta e completa denominazione e la sede, nonché la qualifica del firmatario.
  2. L'indicazione di riferimento del marchio nazionale per il quale si richiede la registrazione internazionale, e precisamente il numero e la data di concessione, se già rilasciato, oppure la data, il luogo di deposito e il numero di domanda, se si tratta di marchio non ancora concesso.
    In caso di rinnovo di marchio, la domanda dovrà contenere gli estremi del corrispondente marchio internazionale.
  3. La descrizione del marchio.
  4. L'indicazione delle classi di prodotti e servizi per le quali si intende registrare il marchio, in conformità alla Classificazione di Nizza.
  5. L'indicazione che la tassa di concessione relativa è stata pagata per anni 10.
  6. L'indicazione del pagamento dell'importo pagato in franchi svizzeri per tasse internazionali
  7. L'elenco dei documenti allegati.
  8. Formulario predisposto dall'OMPI, in duplice copia, compilato nella lingua del modulo scelta, scaricabile dal sito.
  9. Versamento delle tasse internazionali a favore dell'O.M.P.I. di Ginevra.
    Per determinare l'esatto importo da pagare utilizzare "fee calculator" disponibile nel sito; le modalità di pagamento sono indicate nei rispettivi formulari.
  10. Versamento della tassa di concessione governativa
    Sia in caso di registrazione che in caso di rinnovo, le Tasse di Concessione Governativa sono di Euro 135,00, da pagarsi tramite modello F24 utilizzando il codice tributo C302 e come elemento indentificativo/estremo identificativo la dicitura "registrazione/rinnovo marchio internaz.".
  11. Atto di procura o lettera d'incarico (eventuale)
    La lettera di incarico (in bollo da euro 16,00) è necessaria se il deposito avviene a mezzo mandatario. In caso di presentazione della lettera di incarico, le tasse di concessione governativa devono essere maggiorate di euro 34,00

I Costi di registrazione/rinnovo del marchio internazionale sono:

  • Versamento delle tasse internazionali a favore dell'O.M.P.I. di Ginevra (vedi sopra)
  • Versamento della tassa di concessione governativa (vedi sopra)
  • Marche da bollo:
    • 1 Marca da bollo da euro 16,00 da applicare sull'istanza diretta al Ministero dello Sviluppo Economico;
    • (eventuale) 1 Marca da bollo da euro 16,00 da applicare sulla copia autentica del verbale redatto dall'ufficio Marchi e Brevetti in cui si deposita la domanda.
  • Diritti di segreteria:
    • Euro 40,00 per il deposito della domanda, da pagare all'ufficio Marchi e Brevetti in cui si effettua tale deposito;
    • (eventuale) euro 3,00 per l'autentica della copia del verbale redatto dal suddetto ufficio depositario della domanda.

 

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Preventiva ricerca di anteriorità:

Come per la procedura volta ad ottenere la registrazione di un marchio su base nazionale, anche per una tutela internazionale è opportuno effettuare una preventiva ricerca di anteriorità. Questa, sarà tesa ad accertare l'inesistenza del marchio nei diversi Stati nei quali si desidera ottenere protezione. Diventa perciò indispensabile verificare tale presupposto per ogni singolo Paese destinatario della richiesta e, a tal fine, costituisce una tappa obbligatoria la consultazione delle banche dati nazionali di ogni Paese estero interessato, nonché la consultazione del sito OAMI per il marchio comunitario se l'interesse ricade su uno o più Paesi aderenti all'Unione ed altresì il sito della WIPO per ciò che riguarda i marchi internazionali. Se si designa il marchio comunitario, la ricerca riguarderà tutti i Paesi dell'unione europea.

Una volta ottenuta la registrazione, si consigliano i titolari del diritto riconosciuto di effettuare un costante e frequente monitoraggio del marchio nei Paesi destinatari di tale tutela. Tutto ciò al fine di potere avviare una procedura di opposizione (nel caso di minaccia al proprio diritto e solo negli Stati in cui tale procedura sia percorribile), dal momento che questa strada garantisce una tutela più sollecita di quella ottenuta tramite la via della giurisdizione ordinaria.

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Lista dei Paesi aderenti all'Accordo e al Protocollo di Madrid

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